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2019年度商標異議、評審典型案例(三)

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發布時間:2020-04-28 19:04 來源:
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圖1;圖2;圖3;圖4;圖5;圖6;圖7;圖8


  

第31473360號“[email protected]”商標駁回復審案

一、基本案情
  申請人:鄭州易值科貿有限公司
  (一)駁回理由
  該申請人短期內提交了大量注冊申請,明顯超出正常經營活動需要,缺乏真實使用意圖,亦擾亂正常的商標注冊秩序。根據《商標法》第四條、第三十條的規定,國家知識產權局決定駁回上述商標注冊申請。
  (二)國家知識產權局裁定
  經復審認為,申請人作為商標注冊人,在全部45個商品及服務類別上共注冊了929件商標,其中2018年至2019年不足9個月的時間內就申請注冊了500余件商標。申請人短期內大量申請注冊商標的行為明顯超出了生產經營的正常需要。申請人關于其近期商標申請均為其實際使用商標擴展注冊的復審理由與其實際申請行為及商標的構成情況不符,不能解釋其注冊行為具有合理性和正當性。因此,申請商標已構成《商標法》第四條所指情形。
  依照《商標法》第四條、第三十條和第三十四條的規定,國家知識產權局裁定如下:申請商標在復審服務上的注冊申請予以駁回。

二、案情解析
  (一)《商標法》第四條的適用意義
  商標的本質屬性在于區分商品或服務的來源,商標權的授權基礎凝結在使用積累形成的商譽上。但自2017年降低商標申請注冊費用以來,商標售賣高收益與注冊低成本之間的巨大利潤率,催生某些市場主體為了牟取不正當利益,將注冊商標變成一項投資工作;利用商標轉讓制度,囤積商標作為投資,從而收取高額的轉讓費用,使得商標注冊制度被異化為一種新型的商業模式。該行為動搖了《商標法》的授權基礎,不正當占用了社會公共資源,損害了公眾利益,擾亂了正常的商標注冊秩序。在審查及審理過程中,適用《商標法》第四條的目的就是打擊商標囤積這種典型的惡意注冊行為,使商標回歸其本質,從而營造良好的營商環境。
  (二)《商標法》第四條的適用要件
  在案件審理過程中,第四條的適用要件主要把握不以使用為目的和惡意這兩點,重點考慮以下幾個方面:
  首先,申請人的具體情況。依據申請人的復審理由和證據,審查其經營范圍、實際狀況、行業特點,初步判定其商標注冊申請是否符合生產經營活動的實際需要、是否具有真實的使用意圖,以區分商標囤積、商標儲備及防御性注冊。防御性注冊雖缺乏使用意圖,但其基于主動保護目的,應無惡意。而商標儲備一般具有真實的使用意圖。就本案而言,申請人是一家貿易公司,但其申請注冊的商標涵蓋了商品及服務區分表中所有的類別,明顯超出了其正常的經營范圍,也和其行業特點、公司的實際經營情況不符。這種申請注冊行為不具備防御性注冊或商標儲備的合理性。
  其次,考慮申請人的商標申請注冊量及申請注冊的類別跨度和時間跨度。數量只是考察因素中的基本考量因素,但并沒有機械的定量要求,更應同時參考商品及服務類別的跨度以及是否涉及某些行業專業屬性或資質要求較強的特定類別等其他因素綜合考慮,來推定申請人商標注冊在數量上是否具有合理性。就本案而言,申請人名下共有929件商標注冊申請,注冊申請涉及45個不同的類別,其中還包含了有較強行業屬性及資質要求的特殊類別,如第1類工業用化學品等商品、第36類保險咨詢等服務、第38類無線廣播服務等。特別是其中500多件商標申請注冊的時間段集中在2018年5月至2019年1月期間,上述注冊行為在量上的合理性也難以解釋。
  再其次,綜合分析申請人名下商標的標識構成。這里主要是分析商標有沒有合理的來源。目前在審理實踐中,重點關注大量模仿、搶注他人馳名商標或較高知名度商標,大量搶注知名人物姓名、知名企業商號,大量囤積地名、風景區名稱、山川名稱等公共資源,以及針對同一企業馳名商標或其他較高知名度商標反復惡意搶注等行為。
  最后,申請人的抗辯理由。申請人若能有證據證明其申請的商標具有使用的目的,有合理來源,沒有主觀惡意,則不構成《商標法》第四條的相關情形。本案中,申請人在復審理由中稱,其公司的主商標為“賞目”“悅能”,均為服裝品牌,申請人申請注冊的商標均為上述商標的擴展注冊,且申請人強調自己并沒有商標售賣行為。經審理認為,第一,申請人在其所有的900多件商標中,“賞目”及“悅目”系列商標僅占其商標總數的一小部分,申請人在其他不同類別還大量注冊了“魚小雙”“把美”“萬賞”等商標,上述商標均與其自稱的主商標沒有直接關系。第二,申請人還大量申請注冊了“V++”“J++”“Q++”等簡單字母及符合組合的商標,以上商標不符合商業使用習慣,也無法解釋其注冊的合理性。申請人將其申請注冊大量商標的行為解釋為其主商標的擴展注冊,與事實不符。第三,并不能以申請人有無商標售賣行為來當然推定申請人的行為系屬正當。申請人的商標注冊申請及對其名下商標權的處分是一個動態過程,商標售賣只是其中最直接的一種明確不以使用為目的、具有惡意的表現形式。故申請人的理由不屬于合理的抗辯事由。

三、典型意義
  《商標法》第四條的適用需要慎重把握“不以使用為目的”及“惡意”兩個要件,適用時綜合考量以下幾點:申請人的具體情況、申請人的商標申請注冊量及申請注冊的類別跨度和時間跨度、申請人名下商標的標識構成及申請人是否有合理的抗辯理由。
  申請商標:圖8

第14207876號“滬江”商標系列無效宣告案

一、基本案情
  申請人:上海理工大學
  被申請人:滬江教育科技(上海)股份有限公司
  爭議商標:第14207876號“滬江”商標、第17656015號“滬江網校HJCLASS.COM 及圖”商標、第5700432號“滬江英語”商標(以下稱爭議商標一、二、三)
  爭議商標一、二由被申請人分別于2014年3月19日、2015年8月13日申請注冊,2017年8月21日、2017年9月7日獲準注冊;爭議商標三由伏彩瑞于2006年11月3日申請注冊,2013年9月28日核準注冊,該商標于2015年8月21日轉讓給被申請人。3件爭議商標核定使用在第41類“教育;培訓”等服務上。后上述3件爭議商標被申請人提出無效宣告申請。
  申請人主要理由:一、“滬江”是申請人前身“滬江大學”校名的一部分,申請人合法承繼滬江大學。二、被申請人法定代表人伏彩瑞在申請人外語學院就讀期間參與申請人投資建設的“滬江語林網”工作。伏彩瑞與申請人之間具有特定關系,爭議商標違反了《商標法》第十五條第二款規定。三、爭議商標損害了申請人“滬江”知名服務特有名稱權,是對申請人在先使用并具有一定影響的商標的惡意搶注。爭議商標違反了《商標法》第三十二條規定。綜上,申請人請求宣告爭議商標無效。
  被申請人答辯主要理由:一、伏彩瑞創建“滬江網”的前身“滬江語林”,2003年“滬江網”正式上線,經宣傳及使用,“滬江”已具有一定知名度。二、滬江大學于1952年解散,申請人沿用的是滬江大學的原址,無繼承關系。三、“滬江語林網”從始至終屬于伏彩瑞個人。伏彩瑞曾義務用網站為申請人外語學院設立專欄,但并不意味著該網站就是申請人的。伏彩瑞創辦滬江網后與申請人及其外語學院保持合作關系,且伏彩瑞被申請人評為杰出校友。爭議商標未違反《商標法》第十五條第二款規定。四、申請人對于“滬江”標識并無任何在先權益,滬江并非申請人字號,且爭議商標不存在搶注情形。綜上,請求維持爭議商標的注冊。
  申請人質證請求對本系列案件口頭審理。

二、口審處理
  國家知識產權局在了解案情的基礎上,考慮雙方當事人均提交大量證據,且案情較為復雜,決定對“滬江”系列商標無效宣告案件進行口審。2019年9月19日,國家知識產權局在上海商標審查協作中心對本系列案件口頭審理。雙方當事人就爭議焦點進行充分的說明和辯論,并提供相關證據。

三、裁定結果
  國家知識產權局經審理認為,滬江語林網系申請人外語學院發起建設,申請人予以資助,并指派教師指導、監督。伏彩瑞等學生為網站主要操作員。伏彩瑞以個人名義注冊網站域名并運營維護,媒體進行了相關報道,申請人并未對此提出異議。申請人還將伏彩瑞在其校友網中進行宣傳,并與被申請人之間有合作。前述事實表明在被申請人注冊“滬江”商標前,申請人對伏彩瑞宣傳“滬江語林”及使用“滬江英語”的行為持默許態度。此外,申請人與“滬江大學”具有歷史淵源,“滬江”為其在教育等服務上在先使用的未注冊商標。伏彩瑞作為申請人的學生對此知曉。故被申請人將爭議商標一“滬江”注冊在教育等服務上違反了2013年《商標法》第十五條第二款的規定。爭議商標二、三與“滬江”一詞整體存在差異,被申請人提交的證據能夠證明爭議商標二、三在網絡教育領域獲得了一定知名度和市場聲譽,并與被申請人形成對應關系。國家知識產權局認為,爭議商標二、三未違反2013年《商標法》第十五條第二款的規定。

四、典型意義
  商標評審案件的口審按慣例,當事人雙方須前往北京參加口審,本系列案件的口審系在京外進行商標評審案件巡回評審,也是開展商標評審案件巡回評審試點工作的一次嘗試。巡回評審以便民利民為目的,節省當事人維權時間、維權成本,運用口頭審理與書面審理相結合的方式,查明案件事實,保障當事人合法權益。
  本系列案件重點、難點在于雙方當事人特定關系的認定,以及爭議商標與申請人在先使用商標近似程度的判定。
  本系列案件中,國家知識產權局對2013年《商標法》第十五條第二款的“其他關系”作出擴張解釋,即是否屬于本款所規定的其他關系,應限定為與合同業務往來等性質相近的關系,但不限于商業關系或者職務、身份關系。對“其他關系”作出擴張解釋,是對擴大當事人維權范圍的體現,可有效遏制商標搶注行為,維護市場經濟秩序。
  2013年《商標法》第十五條第二款的立法目的是維護誠實信用原則,制止不公平競爭。從本系列案件審理來看,惡意的判定是爭議商標與申請人在先使用商標近似程度判定的重要衡量標準。國家知識產權局考慮到“滬江語林”網的創辦,申請人與伏彩瑞都投入了人力物力,被申請人基于滬江語林網創辦滬江網校并無惡意,且滬江英語、滬江網校已具有一定知名度和影響力,亦考慮到申請人與“滬江大學”的歷史淵源和其對“滬江”商標的在先使用情況,滬江文字不宜為一家獨占,申請人及被申請人宜在附著明顯區別部分的情況下合理使用“滬江”文字,才能夠起到區別服務來源的作用,不會造成公眾混淆誤認。綜上,在涉及特定關系人的案件時,應當結合2013年《商標法》第十五條第二款的立法目的,遵循誠實信用原則,保護在先權利,制止不公平的競爭行為。
  爭議商標一:圖
1
  爭議商標二:圖2
  爭議商標三:圖3


第16676428號“一只酸奶?!鄙虡藷o效宣告案

一、基本案情
  第16676428號“一只酸奶?!鄙虡?以下稱爭議商標)由成都離岸商務服務中心(即本案原被申請人)提出申請注冊,指定使用在第43類備辦宴席、咖啡館等服務上,經初步審定并公告后,本案申請人在法定期限內提出異議申請,2017年9月28日原國家工商總局商標局裁定申請人所提異議理由不成立,爭議商標準予注冊,原被申請人于2017年12月11日向原國家工商總局商標局提出爭議商標轉讓申請,2018年4月20日經核準轉讓給梁英(即本案現被申請人)。
  申請人以原被申請人營業執照的經營范圍中包含“知識產權代理服務”,但爭議商標指定使用的服務不屬于“商標代理”服務所屬群組;爭議商標是以不正當手段搶先注冊他人在先使用并具有一定影響力的商標;爭議商標的注冊已經造成市場秩序的紊亂,致使真正權利人受到損害為由,根據《商標法》第七條、第十九條第四款、第三十二條、第四十五條第一款的規定,提出爭議商標無效宣告請求。

二、案件解析
  本案中,原被申請人成立于2007年11月7日,經營范圍包括:社會經濟咨詢(不含投資咨詢)、知識產權代理服務、會議及展覽服務(以上經營范圍不含國家法律、行政法規、國務院決定禁止或限制的項目,依法須批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。2017年12月20日出資方式變更后,其經營范圍變更為:社會經濟咨詢(不含投資咨詢)、會議及展覽服務、翻譯服務、機構商務代理(以上經營范圍不含國家法律、行政法規、國務院決定禁止或限制的項目,依法須批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。原被申請人在2015年4月9日向商標局申請注冊爭議商標時,其經營范圍包括“知識產權代理服務”。
  申請人于2017年10月17日對爭議商標提出無效宣告請求,原被申請人于2017年12月11日向商標局提出爭議商標的轉讓申請,2017年12月20日經成都市錦江區市場和質量監督管理局核準進行出資方式變更后,其經營范圍中刪除了“知識產權代理服務”。2018年4月20日經商標局核準,爭議商標由原被申請人轉讓至現被申請人。
  根據《商標法實施條例》第八十四條的規定,《商標法》所稱商標代理機構,包括經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構和從事商標代理業務的律師事務所。具體到本案,爭議商標自2015年4月9日申請注冊之日至2017年12月20日變更經營范圍之時一直屬于原被申請人所有,原被申請人企業經營范圍涉及“知識產權代理服務”,而商標代理屬于知識產權代理服務。因此,原被申請人主體應屬于“經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構”的范疇。爭議商標并非指定使用在知識產權代理服務上。故原被申請人申請注冊爭議商標的行為已構成《商標法》第十九條第四款所指情形。

三、典型意義
  本案涉及《商標法》第十九條第四款,典型意義在于:爭議商標在本案審理前由經營范圍包含“知識產權代理服務”的原被申請人轉讓給不包含“知識產權代理服務”的本案被申請人;原商標注冊人的經營范圍包含的經營項目為“知識產權代理服務”,并非與《商標法》第十九條第四款表述中相一致的商標代理機構,亦未在商標局備案;原商標注冊人在本案審理時已經刪除“知識產權代理服務”。
  《商標法》第十九條第四款規定“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外,不得申請注冊其他商標”,該規定系對商標代理機構申請注冊商標的限制性規定,即經合法登記從事商標代理業務的服務機構和從事商標代理業務的律師事務所均不得從事與其商標代理服務以外的其他商標的申請注冊或受讓服務。原被申請人在注冊申請爭議商標時的經營范圍包括“知識產權代理服務”,“知識產權代理服務”包括了專利、商標、版權等代理服務,故其屬于《商標法》第十九條及《商標法實施條例》第八十四條第一款所規定的“經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構”。商標局于2015年1月1日作出的《關于對商標代理機構申請商標注冊的審查決定的說明》,其中涉及“如未在商標局備案的商標代理機構申請注冊的商標被初步審定或被核準注冊,任何人可以通過異議程序或商標注冊無效程序要求不予核準注冊或宣告無效該注冊商標無效”。由此可見,是否在商標局備案并非認定商標代理機構的必要條件。雖然至本案審理時,原被申請人的經營范圍已發生變更,不再包括“知識產權代理服務”,但不能改變爭議商標申請時原被申請人屬于商標代理機構的事實,否則將使《商標法》第十九條第四款防止商標代理機構惡意搶注、維護商標注冊秩序的立法目的落空。(2018)京73行初11936號北京知識產權法院行政判決書支持了商標局裁定。
  爭議商標:圖
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第12055673號“TOEFL”商標無效宣告案

一、基本案情
  申請人:美國教育考試服務中心
  被申請人:南京筑夢堂教育咨詢有限公司
  爭議商標:第12055673號“TOEFL”商標
  (一)當事人主張
  爭議商標是對申請人已在中國注冊的馳名商標“TOEFL”“托?!鄙虡?以下稱引證商標一、二)的翻譯和復制。綜上,依據《商標法》第十三條第三款等規定,請求宣告爭議商標的注冊無效。
  (二)國家知識產權局裁定
  據查明的事實及申請人提交的證據顯示,在爭議商標申請注冊之前,引證商標一、二已在發展管理英語語言能力測試以及關于語言熟練程序、語言技能和語言學習的考試服務上為相關公眾所熟知。爭議商標“TOEFL”與“TOEFL”商標及中文“托?!毕嗤?,構成對引證商標一、二的復制、模仿、翻譯。被申請人將其相同的商標申請注冊在飯店等服務上,易減弱申請人商標的顯著性,致使申請人的合法利益可能受到損害。因此,被申請人注冊爭議商標的行為已構成《商標法》第十三條第三款所指的情形。
  依照《商標法》第十三條第三款,第四十五條第一款、第二款和第四十六條的規定,國家知識產權局裁定如下:爭議商標予以無效宣告。

二、案情解析
  (一)馳名商標是指在中國為相關公眾所熟知的商標
  馳名商標是指在中國為相關公眾所熟知的商標,相關公眾包括與使用商標所標示的某類商品或服務有關的消費者、生產前述商品或者提供服務的其他經營者以及經銷渠道中所涉及的銷售者和相關人員等。就本案而言,申請人主張的“托?!鄙虡说南嚓P公眾包括教育從業人員、學生、家長及其他英文學習者等,考量商標的知名度主要考察在上述相關公眾中申請人商標的知名程度情況。
  明確了知名度所指向的對象以后,需要審查具體案件中提交的證據能否證明商標已為公眾所熟知。對知名度證據的認定,主要從以下幾個方面考量:相關公眾對該商標的知曉程度,商標宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍,該商標作為馳名商標受保護的記錄等。在審查過程中,可以根據申請人提交的上述證據進行綜合判定。但如若不能滿足上述全部條件,申請人提交的在案證據足以證明該商標在市場上享有較高聲譽的,也可以認定該商標已為公眾所熟知。本案中,依據申請人提交的相關報道及介紹可知,申請人1981年被引入中國大陸地區;申請人提交的宣傳資料可以證明申請人的商標自進入中國大陸地區以來一直進行持續不斷的宣傳及推廣;申請人提交的托??荚嚳键c列表可以證明申請人的考試網點遍及全國大部分省市及地區,且其考試網點的不斷增加及報考人數的不斷增長,可以證明其影響力及知名度在持續不斷提高。綜合申請人全部證據可以證明,申請人的“托?!鄙虡?、“TOEFL”商標于2013年1月16日爭議商標申請注冊前已為相關公眾所熟知。
  (二)復制、模仿或者翻譯他人馳名商標的判定
  復制是指系爭商標與他人馳名商標相同;模仿是指系爭商標抄襲他人馳名商標,沿襲他人馳名商標的顯著部分或者顯著特征;翻譯是指系爭商標將他人馳名商標以不同的語言文字予以表達,且該語言文字已與他人馳名商標建立對應關系,并為相關公眾廣為知曉或者習慣使用。就本案而言,爭議商標為純英文商標“TOEFL”,與申請人主張馳名的“TOEFL”商標完全相同,構成復制。
  (三)依據混淆及誤導的可能性判定馳名商標的保護范圍
  對已注冊馳名商標的保護范圍可以延及非類似的商品或服務上,但并不意味著可以無條件地及于全部的商品或服務類別,而應當綜合考量雙方商標標識之間的近似程度以及馳名商標的獨創性、馳名商標的知名程度、雙方商標指定使用的商品及服務之間的關聯程度等因素,以容易誤導公眾、致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害為前提。這里的誤導是指系爭商標足以使相關公眾認為其商標與他人馳名商標具有相當程度的聯系,而減弱馳名商標的顯著性;或系爭商標的注冊可能貶損馳名商標的市場聲譽;或系爭商標的注冊使用可能不正當利用馳名商標的市場聲譽。就本案而言,被申請人作為教育咨詢公司,其與申請人均從事教育培訓服務行業,被申請人接觸到申請人商標的可能性很大。被申請人在明知申請人商標的情況下,申請注冊與其為相關公眾所熟知商標相同的商標,具有明顯的主觀惡意。爭議商標申請注冊在飯店等服務上,易減弱申請人商標的顯著性,致使申請人的合法利益可能受到損害。

三、典型意義
  對馳名商標的保護,應從保護馳名商標持有人利益和維護公平競爭及消費者權益出發,對可能利用馳名商標的知名度和聲譽,造成市場混淆或者公眾誤認,致使馳名商標持有人的利益可能受到損害的商標注冊行為予以禁止。對已注冊馳名商標非類似商品或服務上的保護,應綜合考量雙方商標標識之間的近似程度以及馳名商標的獨創性、馳名商標的知名程度、雙方商標指定使用的商品及服務之間的關聯程度等因素,以容易誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害為前提。
爭議商標:圖
5
引證商標:圖6 7

(本版內容由國家知識產權局商標局提供)

(責任編輯:徐小明)

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